在采用“三步法”評(píng)判發(fā)明專利的創(chuàng)造性時(shí)，第一步是確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)：第二步是確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題：第三步是判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。其中，最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護(hù)發(fā)明最密切相關(guān)的一個(gè)技術(shù)方案，作為“三步法”評(píng)述創(chuàng)造性的起點(diǎn)，最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選取直接影響著對(duì)創(chuàng)造性評(píng)述的邏輯和走向。
【理念闡述】
《專利審查指南》第二部分第四章第3節(jié)中，對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)給出了以下規(guī)定：
最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護(hù)的發(fā)明最密切相關(guān)的一個(gè)技術(shù)方案，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的基礎(chǔ)。最接近的現(xiàn)有技術(shù)，例如可以是，與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果或者用途最接近和／或公開(kāi)了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開(kāi)發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。應(yīng)當(dāng)注意的是，在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，應(yīng)首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)。
在《專利審查指南》中，雖然給出了兩種確定最接近現(xiàn)有技術(shù)方案的情況，一種是技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的情況，另一種則是技術(shù)領(lǐng)域不同的情況，但由于不同技術(shù)領(lǐng)域之間的技術(shù)通常會(huì)存在轉(zhuǎn)用障礙，導(dǎo)致技術(shù)人員缺乏跨領(lǐng)域結(jié)合啟示。所以，在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，如果選取的最接近現(xiàn)有技術(shù)屬于不同技術(shù)領(lǐng)域的情況，就有可能會(huì)出現(xiàn)技術(shù)人員缺乏現(xiàn)有技術(shù)間的結(jié)合啟示，導(dǎo)致后續(xù)創(chuàng)造性的分析存在邏輯障礙。
【案例分析】
（2015）京知行初第6679號(hào)
發(fā)明專利：權(quán)利要求5，一種能夠容納放射性材料的封閉外殼，所述放射性材料可以通過(guò)輻射分解或化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生至少一種可燃?xì)怏w，其特征在于，所述外殼進(jìn)一步容納根據(jù)前述權(quán)利要求中任一項(xiàng)所述的至少一種材料。
對(duì)比文件1公開(kāi)的是，含有吸氫劑的封閉電池。
對(duì)比文件2公開(kāi)的是，存儲(chǔ)核廢料的封閉容器。
方案一
第一步，選取對(duì)比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。
第二步，確定發(fā)明專利與對(duì)比文件1之間區(qū)別技術(shù)特征和所要解決的實(shí)際技術(shù)問(wèn)題。發(fā)明專利與對(duì)比文件1之間的區(qū)別技術(shù)特征是吸氫劑的應(yīng)用場(chǎng)合不同，即對(duì)比文件1中吸氫劑應(yīng)用在封閉電池中，而發(fā)明專利則是用于在容納放射性材料的封閉外殼。所以，該區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是，如何降低封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度。
第三步，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。對(duì)比文件1所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)上述實(shí)際所要解決的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行檢索，如果可以獲得對(duì)比文件2，那么在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上，將吸氫劑應(yīng)用到對(duì)比文件2中公開(kāi)的存儲(chǔ)核廢料的封閉容器中，就可以獲得發(fā)明專利要求保護(hù)的技術(shù)方案。
在方案一的“三步法”判斷過(guò)程中，由于第一步將含有吸氫劑的封閉電池作為了最接近的現(xiàn)有技術(shù)，這樣在確定發(fā)明專利與對(duì)比文件1之間區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際解決技術(shù)問(wèn)題時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)跨領(lǐng)域確定技術(shù)問(wèn)題的情況，此時(shí)，電池技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員是否能夠遇見(jiàn)和有動(dòng)機(jī)去解決封閉核廢料的容器內(nèi)氫氣濃度的問(wèn)題吶？很顯然根據(jù)常理分析，電池領(lǐng)域的技術(shù)人員是沒(méi)有遇見(jiàn)可能和動(dòng)機(jī)去解決核領(lǐng)域中所存在的封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度的問(wèn)題，從而也就并非必然會(huì)檢索到同屬核領(lǐng)域的對(duì)比文件2以及進(jìn)行對(duì)比文件1與對(duì)比文件2的結(jié)合分析。所以，在電池領(lǐng)域的技術(shù)人員根本沒(méi)有遇見(jiàn)可能和動(dòng)機(jī)去解決核領(lǐng)域中所存在的封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度問(wèn)題的情況下，對(duì)比文件2與對(duì)比文件1不存在結(jié)合啟示，結(jié)果就會(huì)推定該發(fā)明專利具備創(chuàng)造性。
方案二
第一步，選取對(duì)比文件2作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。
第二步，確定發(fā)明專利與對(duì)比文件2之間區(qū)別技術(shù)特征和所要解決的實(shí)際技術(shù)問(wèn)題。發(fā)明專利與對(duì)比文件2之間的區(qū)別技術(shù)特征在于：容器外殼設(shè)有吸氫劑。該區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是，如何降低容器內(nèi)聚集的氫氣濃度。
第三步，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。對(duì)比文件2所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)上述實(shí)際所要解決的技術(shù)問(wèn)題如果可以檢索獲得對(duì)比文件1，那么在對(duì)比文件2的基礎(chǔ)上，將對(duì)比文件1中公開(kāi)的吸氫劑應(yīng)用到存儲(chǔ)核廢料的封閉容器的外殼上，就可以獲得發(fā)明專利要求保護(hù)的技術(shù)方案。
在方案二的“三步法”判斷過(guò)程中，通過(guò)第一步將同樣屬于核廢料存儲(chǔ)領(lǐng)域方案的對(duì)比文件2作為了最接近的現(xiàn)有技術(shù)，這樣在確定發(fā)明專利與最接近現(xiàn)有技術(shù)之間區(qū)別技術(shù)特征所實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，屬于同一技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員就有可能遇見(jiàn)和想到去解決“如何降低封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度”的問(wèn)題。此時(shí)，再以降低氫氣濃度為目的是完全有可能檢索獲得對(duì)比文件1所公開(kāi)借助吸氫劑降低氫氣濃度的這一方案，這樣將應(yīng)用在封閉電池中的吸氫劑轉(zhuǎn)用到核領(lǐng)域的封閉核廢料容器中就更符合邏輯。所以，采用該方案最終就可能推定發(fā)明專利不具備創(chuàng)造性。
由此可見(jiàn)，面對(duì)多篇對(duì)比文件，當(dāng)選取不同對(duì)比文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，由此確定的實(shí)際所要解決的技術(shù)問(wèn)題就會(huì)不同，而本領(lǐng)域技術(shù)人員能否遇見(jiàn)該實(shí)際所要解決的技術(shù)問(wèn)題以及在現(xiàn)有技術(shù)中是否能夠找到合適的結(jié)合技術(shù)，會(huì)對(duì)后續(xù)創(chuàng)造性分析判斷的邏輯和走向產(chǎn)生至關(guān)重要的影響。
【結(jié)語(yǔ)】
采用“三步法”評(píng)判發(fā)明專利創(chuàng)造性時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，這樣就可以以相同技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員為出發(fā)點(diǎn)，圍繞實(shí)際所要解決的技術(shù)問(wèn)題對(duì)創(chuàng)造性進(jìn)行邏輯更順暢，更具說(shuō)服力的評(píng)述。